HvJ EU, 21-09-2023, nr. C-334/22

Artikel 9 van verordening 2017/1001, met als opschrift ‘Rechten verbonden aan het Uniemerk’, bepaalt het volgende:

In artikel 14 van verordening 2017/1001, met als opschrift ‘Beperking van de aan het Uniemerk verbonden rechtsgevolgen’, wordt het volgende bepaald:

Artikel 19 van verordening (EG) nr. 6/20023., met als opschrift ‘Aan het gemeenschapsmodel verbonden rechten’, luidt als volgt:

In artikel 110 van verordening nr. 6/2002, met als opschrift ‘Overgangsbepaling’, staat het volgende te lezen:

De prejudiciële vraag, onder c) en d), betreft de uitlegging van artikel 9, leden 2 en 3, van verordening 2017/1001. In beide onderdelen van die vraag wordt het Hof in wezen verzocht vast te stellen of het verwerken van een element in een grille voor het aanbrengen en monteren door een zelfstandige fabrikant van het embleem van de autofabrikant dat lijkt op de vorm van een Uniemerk van die fabrikant, een gebruik inhoudt van een teken in het economische verkeer in de zin van die bepalingen.

Het is van belang om vooraf op te merken dat de merkhouder door inschrijving van een Uniemerk op grond van artikel 9, lid 1, van verordening 2017/1001 exclusieve rechten verwerft waarmee hij, conform artikel 9, lid 2, van die verordening, gerechtigd is om iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen te verbieden om een gelijk of overeenstemmend teken voor waren of diensten in het economische verkeer te gebruiken wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

In artikel 9, lid 3, van verordening 2017/1001 worden op niet-uitputtende wijze de soorten gebruik vermeld die door de houder van een Uniemerk kunnen worden verboden. Hieronder vallen het aanbrengen van het teken op de waren of hun verpakking [onder a)]; het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken [onder b)], en het invoeren of uitvoeren van de waren onder het teken [onder c)].6.

Volgens vaste rechtspraak van het Hof wordt aan de houder van een Uniemerk het uitsluitende recht verleend om hem de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als houder van dat recht te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn eigen functies kan vervullen. De uitoefening van dat recht dient derhalve beperkt te blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk — de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen — maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.7.

Hieruit volgt dat de houder van een Uniemerk zich niet op grond van artikel 9 van verordening 2017/1001 kan verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan of zodanig overeenstemt met dat merk dat verwarring kan ontstaan, wanneer dat gebruik aan geen van de functies van het merk afbreuk kan doen.8.

Ik moet er in casu om te beginnen op wijzen dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde waren niet-originele grilles voor auto's zijn die de originele modellen reproduceren in overeenstemming met het modellenrecht.9. Deze grilles zijn reserveonderdelen die bedoeld zijn om als onderdeel van het koelsysteem van de motor de radiator van de auto af te dekken en te beschermen. Grilles zijn externe en zichtbare delen van de carrosserie van een auto en zijn van aanzienlijke invloed op het uiterlijk van de voorkant van de auto. Doordat zij zich aan de voorkant van de auto bevinden, zijn zij erg kwetsbaar in geval van een frontale botsing. Bovendien is het gebruikelijk voor autofabrikanten om de grilles van hun voertuigen zo te ontwerpen dat daarin een element is opgenomen voor het aanbrengen en monteren van hun embleem, vaak met een verchroomde afwerking, dat een eerder ingeschreven merk waarvan zij houder zijn reproduceert.

De plaats waar het embleem van de autofabrikant wordt aangebracht en gemonteerd, maakt integraal deel uit van de grille en bevindt zich doorgaans in het midden van het bovenste derde deel van de voorkant van het voertuig. Dat element wordt gevormd door een uitgespaarde ruimte voor het aanbrengen van het embleem en door een reeks openingen voor de montage. Zo ook bestaat de achterkant van het embleem uit pinnen om het embleem op de grille aan te brengen. Het is belangrijk om in het oog te houden dat de vraag die de verwijzende rechter in casu heeft gesteld geen betrekking heeft op de reproductie van het embleem van een autofabrikant als zodanig, maar op de plaats waar die accessoire op de grille wordt aangebracht, die per definitie een vorm heeft met de contouren van het embleem zelf.

Wat voorts de vraag betreft of een element zoals hierboven beschreven een teken is dat de functies van een merk kan aantasten, zoals in de in punt 24 hierboven aangehaalde rechtspraak wordt vereist, wijs ik er van meet af aan op dat in geen van de andere bepalingen van verordening 2017/1001 een definitie wordt gegeven van het in artikel 9, lid 2, ervan gebruikte begrip ‘teken’. Zoals de Republiek Polen, de Commissie en verweerder in het hoofdgeding betogen, is een wezenlijke voorwaarde voor het begrip ‘teken’ evenwel het vermogen om onderscheidend en autonoom te zijn ten opzichte van het product dat het aanduidt. Met andere woorden, om te concluderen dat een element van een product als teken fungeert, moet het worden geacht onafhankelijk en onderscheidend van het product zelf te zijn.

Ik stel vast dat die opvatting van het begrip ‘teken’ herhaaldelijk is bevestigd door het Hof, dat heeft geoordeeld, zoals verweerder stelt, dat een teken niet louter een eigenschap van de betrokken waar kan zijn.10. Dit betekent in wezen dat een teken niet kan worden gelijkgesteld met de onderdelen van die waar, met name die onderdelen die slechts een specifieke functie vervullen en die niet worden gezien als een teken, hoewel zij van invloed zijn op het totale uiterlijk van die waar.

Advocaat-generaal Léger heeft in dit verband een verhelderende motivering gegeven in zijn conclusie in de zaak Dyson11., waarin hij tot de slotsom kwam dat een functioneel element dat deel uitmaakt van het uiterlijk van een waar — een transparante bak die onderdeel is van de buitenkant van een stofzuiger — niet voldoet aan de voorwaarden om een teken te vormen, aangezien dat element de waren en diensten van een onderneming niet kan onderscheiden van die van andere ondernemingen.12.

Dit geldt naar mijn mening ook voor het element in casu dat, zoals ik reeds in de punten 25 en 26 van deze conclusie heb beschreven, de drager betreft voor het embleem van een autofabrikant in een grille, en dus deel uitmaakt van het product zelf en een louter technische functie vervult. Deze technische functie is duidelijk wanneer in aanmerking wordt genomen dat de uitsparing in de grille alleen wordt gebruikt voor het aanbrengen en monteren van een extra accessoire — het embleem — en die uitsparing, om die specifieke functie te vervullen, noodzakelijkerwijs aan de contouren van dat accessoire moet zijn aangepast.

In dat verband moeten we erop bedacht zijn dat reserveonderdelen voor auto's tot doel hebben de oorspronkelijk gemonteerde onderdelen te vervangen.13. In het geval van externe elementen zijn reserveonderdelen in de eerste plaats bedoeld om de gerepareerde auto de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven. Anders zou de vervanging van een gemonteerd onderdeel van een auto kunnen vallen onder tuning, die een auto ook nieuwe uiterlijke kenmerken kan geven, maar die conceptueel verschilt van het repareren van die auto om hem de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven. Het Hof heeft deze opvatting in feite onderschreven door te benadrukken dat het doel van de reparatie alleen kan worden bereikt met onderdelen die visueel identiek zijn aan de originele onderdelen.14.

Naar mijn mening is het duidelijk dat alleen een grille met een positie die is ingericht om het embleem van de autofabrikant, zoals bedacht in de originele grille, aan te brengen en te monteren, de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken van het voertuig kan reproduceren. Als reserveonderdeel kunnen grilles dus alleen dienen om de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken van een auto terug te geven indien de positie voor het aanbrengen van het embleem een getrouwe weergave is van de positie in de oorspronkelijke grille. Het is belangrijk om te benadrukken dat met een grille, anders dan andere soorten reserveonderdelen zoals velgen en wieldoppen, vanwege zijn positie aan de voorkant van de carrosserie van de auto, alleen volledig herstel van het uiterlijk van een auto kan worden gerealiseerd als deze hetzelfde is als het oorspronkelijke product. Dit verklaart waarom zelfstandige fabrikanten niet vaak grilles met niet-identieke uiterlijke kenmerken in de handel brengen, behalve wanneer zij voor tuningdoeleinden zijn bestemd, zoals ik reeds heb aangegeven.

Voorts moet het gebruik van een teken om waren of diensten aan te duiden als afkomstig van een bepaalde onderneming, worden beoordeeld in de context van het economische verkeer.15. Die beoordeling moet plaatsvinden in het licht van de perceptie en het oordeel van de consument die wel eens geïnteresseerd zou kunnen zijn in de aankoop van reserveonderdelen voor een bepaald automerk. In dat verband merkt de verwijzende rechter in de verwijzingsbeslissing op dat verweerder in het hoofdgeding haar reserveonderdelen enkel verkoopt aan professionele distributeurs, die dus moeten worden opgevat als de gemiddelde consument van de in casu aan de orde zijnde waren.16.

Eigenaardig genoeg is in een recent empirisch onderzoek, dat in een gespecialiseerd wetenschappelijk tijdschrift is gepubliceerd en waarin de belangrijkste uitgangspunten van deze zaak zijn overgenomen, onderzocht hoe de aanwezigheid van het merk van de oorspronkelijke fabrikant op een reserveonderdeel de perceptie over de commerciële herkomst van het reserveonderdeel en de kwaliteitsverwachtingen van de consument beïnvloedt, in het bijzonder op de Poolse markt.17.

De context waarin het teken wordt gebruikt, kan volgens het onderzoek ten eerste het effect ervan als aanduiding van de commerciële herkomst van een waar neutraliseren, met name wanneer, zoals ter terechtzitting in de onderhavige zaak is besproken, de bij de verkoop van grilles beschikbare informatie de volgende hoofdbestanddelen omvat: (i) de naam van het product en de automodellen waarop het van toepassing is; (ii) de prijs per eenheid, die doorgaans lager is dan die van het originele onderdeel; (iii) aanvullende informatie dat het door de handelaar aangeboden onderdeel niet origineel is, en (iv) de naam van de zelfstandige fabrikant.18.

Op basis van de in het onderzoek gehouden enquête wordt ten tweede aangestipt dat professionele detailhandelaren en werkplaatsen ‘in overgrote meerderheid’ aangaven dat de reserveonderdelen afkomstig waren van een zelfstandige bron, waaruit blijkt dat deze professionele verkopers niet geneigd zijn zich wat de herkomst van de grilles betreft om de tuin te laten leiden. Zelfs in het geval van eindgebruikers was het percentage dat naar de oorspronkelijke fabrikant wees relatief gering. Op basis daarvan wordt in het onderzoek geconcludeerd dat professionals het Uniemerk van de oorspronkelijke fabrikant in het kader van de verkoop van zelfstandig ingekochte reserveonderdelen eerder lijken op te vatten als een beschrijving van de kenmerken van het product — als een element dat beantwoordt aan een technisch doel — dan als een aanduiding van de herkomst.19.

Uiteraard kan in het merkenrecht een empirische studie niet de enige beslissende factor zijn bij de uiteindelijke beoordeling van een individuele zaak in het merkenrecht zoals die welke in het onderhavige geding aan de orde is. Uit voornoemd onderzoek blijkt echter dat per geval een analyse van de omstandigheden moet worden gemaakt om te bepalen in welke mate de desbetreffende consumenten het betrokken teken beleven. Daartoe moet onder meer bijzondere aandacht worden besteed aan de informatie die beschikbaar is tijdens het verkoopproces van het betrokken onderdeel en aan de bijzondere kenmerken van de betrokken geografische markt. In het geval van Polen bijvoorbeeld lijkt het voor de partijen in de onderhavige zaak vast te staan dat nog steeds aanzienlijke hoeveelheden gebruikte en beschadigde auto's in die lidstaat worden ingevoerd uit andere lidstaten. In die context komen oudere te repareren auto's opmerkelijk vaak voor op de Poolse automarkt, waardoor de herstelmarkt in dat land zeer ontwikkeld is en bekend bij consumenten, die bereid zijn dergelijke oudere auto's te repareren om ze hun oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven.20.

Deze conclusie is ook in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof, met name de uitspraak in de zaak Adam Opel21., die in de wetenschappelijke literatuur22. wordt aangehaald ter illustratie van de reproductie door een derde van een Uniemerk van een autofabrikant dat niet de functie vervult van het aanduiden van de herkomst van een product.

In die zaak heeft het Hof — met betrekking tot het gebruik van een Uniemerk van een autofabrikant op verkleinde speelgoedauto's — in het bijzonder geoordeeld dat geen afbreuk werd gedaan aan de functie van dat merk, aangezien het desbetreffende publiek het op de speelgoedauto's afgebeelde auto-embleem niet zou opvatten als een aanwijzing dat de schaalmodellen afkomstig waren van die fabrikant of van een economisch met hem verbonden onderneming.23.Ook hier speelden de bijzondere omstandigheden en praktijken in de betrokken sector een doorslaggevende rol. Het Hof baseerde zijn arrest op de feitelijke vaststelling van de verwijzende rechter dat het voor de gemiddelde consument van waren van speelgoedfabrikanten een gewone zaak is dat schaalmodellen werkelijk bestaande voorbeelden nabootsen en dat deze consument zelfs veel belang hecht aan totale origineelgetrouwheid, zodat de consument het embleem van de autofabrikant op de speelgoedauto's zou opvatten als een kenmerk van de nabootsing van een auto op kleine schaal en niet als een aanwijzing dat de speelgoedauto zelf van die fabrikant afkomstig was.24.

Mijns inziens volstaan de voorgaande overwegingen voor het Hof om in casu te kunnen uitsluiten dat het loutere silhouet van een Uniemerk van een autofabrikant, als onderdeel van een getrouwe nabootsing van een originele grille en met als enige, technische doel het aanbrengen en monteren van het embleem van die fabrikant, de functies van een merk vervult en dus een gebruik van een teken in het economische verkeer in de zin van artikel 9, leden 2 en 3, van verordening 2017/1001 vormt, met name wanneer de omstandigheden zoals beschreven in de punten 35 en 37 hierboven zich voordoen, hetgeen aan de verwijzende rechter staat om te beoordelen.

Volledigheidshalve merk ik nog op dat het ontbreken in het merkenrecht van de Unie van een bepaling van gelijke strekking als de ‘reparatieclausule’ in het modellenrecht van de Unie, waarnaar de verwijzende rechter verwijst bij de formulering van de prejudiciële vraag, onder c) en d), irrelevant is om tot de voorgaande conclusie te komen. Het Hof heeft namelijk in het arrest in de zaak Ford Motor Company25. geoordeeld dat de ‘reparatieclausule’ van artikel 110 van verordening nr. 6/2002 slechts bepaalde beperkingen stellen aan de bescherming van modellen, maar geenszins verwijzen naar de bescherming van merken.26. Die uitlegging van het Hof sluit dus uit dat de ‘reparatieclausule’ van artikel 110 van verordening nr. 6/2002 formeel in aanmerking wordt genomen bij de uitlegging van artikel 9 van verordening 2017/1001.

Dit gezegd zijnde, het Hof heeft in gevallen waarin het merkenrecht van de Unie convergeert met andere gebieden van het intellectuele-eigendomsrecht, de fundamentele bepalingen van verordening 2017/1001 — en haar voorgangers — steeds aldus uitgelegd dat de gemeenschappelijke doelstellingen van deze gebieden niet worden geneutraliseerd en volledig worden nageleefd, met name met het oog op de bescherming van een stelsel van onvervalste mededinging op de markt.

In het arrest in de zaak lego Juris27. bijvoorbeeld, dat het raakvlak tussen merken- en octrooirecht betreft, heeft het Hof de noodzaak benadrukt te voorkomen dat merken aan een onderneming een monopolie verlenen op technische oplossingen of op gebruikskenmerken van een product.28. Het Hof heeft met name geoordeeld dat wanneer de vorm van een waar immers louter daarin bestaat dat hij de door de fabrikant van deze waar ontwikkelde en op zijn verzoek geoctrooieerde technische oplossing verwerkt, een bescherming van deze vorm als merk na het verstrijken van de geldigheidsduur van een octrooi op dat product voor de andere ondernemingen aanzienlijk en eeuwig de mogelijkheid van gebruik van die technische oplossing zal beperken.29. Het is duidelijk dat uitspraken zoals die in de zaak Lego Juris illustreren hoe verstandig het Hof is om een coherente en werkbare uitlegging van alle domeinen van het intellectuele-eigendomsrecht aan te nemen, waardoor het ontstaan van monopolies wordt voorkomen en het belang van consumenten bij toegang tot producten of diensten uit een breed scala aan bronnen wordt beschermd.

In casu moet worden opgemerkt dat de productie en de distributie van reserveonderdelen voor motorvoertuigen in wezen in drie marktsegmenten plaatsvinden: a) reserveonderdelen die worden gemaakt door autofabrikanten; b) onderdelen die worden gemaakt door andere marktdeelnemers dan fabrikanten, vaak namens of in samenwerking met fabrikanten, en c) onderdelen die worden gemaakt door zelfstandige fabrikanten die niet aan autofabrikanten worden geleverd, maar die worden gemaakt volgens door die fabrikanten verstrekte specificaties en productienormen.30. Het is duidelijk dat een ruime uitlegging van het begrip ‘teken’ in artikel 9, lid 2, van verordening 2017/1001 bijgevolg ertoe zou leiden dat er een monopolie ontstaat op de reparatie van grilles om aan voertuigen hun oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven ten gunste van autofabrikanten — die ofwel zelfstandig, ofwel door middel van licenties met zelfstandige verkopers handelen. Deze gevolgen, die de keuze van de consument kunnen beperken en invloed kunnen hebben op de doelstellingen van de nieuwe voorgestelde wetgevingsinstrumenten op het gebied van het modellenrecht31. van de Unie, zouden merkbaar zijn indien autofabrikanten op grond van het merkenrecht van de Unie bezwaar zouden maken tegen de verkoop door onafhankelijke verkopers van niet-originele grilles met een element voor het aanbrengen en monteren van hun embleem.32.

Om die redenen moet, ook al is, zoals ik reeds heb uiteengezet, de ‘reparatieclausule’ in het onderhavige geval niet van toepassing — en ook al heeft het Hof geoordeeld dat het artikel 14 van deze verordening is dat tot doel heeft de fundamentele belangen van de bescherming van de merkrechten binnen een stelsel van onvervalste mededinging met elkaar in overeenstemming te brengen33. — met het oog op de uitlegging van verordening 2017/1001 aandacht worden besteed aan de gevolgen van een beslissing inzake het merkenrecht van de Unie, die ook afbreuk kan doen aan de doelstellingen van een nauw onderdeel van het Unierecht inzake intellectuele eigendom, namelijk het modellenrecht, dat bedoeld is om de keuze voor consumenten van reserveonderdelen tussen zelfstandige en niet-zelfstandige fabrikanten te verruimen.

In het licht van de voorgaande overwegingen kom ik tot de conclusie dat artikel 9, leden 2 en 3, van verordening 2017/1001 aldus moet worden uitgelegd dat het opnemen van een element in een niet-originele grille dat bestemd is voor de aanbrenging en montage van het embleem van de autofabrikant en dat de vorm nabootst van een Uniebeeldmerk waarvan die fabrikant houder is of met dat merk zodanig overeenstemt dat verwarring kan ontstaan, geen gebruik van een teken in het economische verkeer vormt in de zin van die bepalingen, in het bijzonder wanneer zich met betrekking tot de verkoop van die grilles en de betrokken geografische markt de in de onderhavige conclusie beschreven omstandigheden voordoen, hetgeen de verwijzende rechter dient te beoordelen.

Zoals ik in punt 19 van deze conclusie heb aangegeven, moet voor de toepassing van artikel 14 van verordening 2017/1001 eerst worden vastgesteld dat door een derde inbreuk is gemaakt op een Uniemerk. Dat betekent voor de onderhavige zaak dat alleen indien het Hof het oneens zou zijn met het antwoord op de prejudiciële vraag, onder c) en d), en van oordeel is dat de verwerking van het betrokken element in casu een gebruik van een teken in het economische verkeer in de zin van artikel 9, lid 2, van verordening 2017/1001 is, een antwoord nodig zou zijn op de prejudiciële vraag, onder a) en b), van de verwijzende rechter.

In het bijzonder wenst de verwijzende rechter met de prejudiciële vraag, onder a), te vernemen of artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001 een verkoper van niet-originele grilles toestaat om deze waren in de handel te brengen wanneer zij een element bevatten voor het aanbrengen en monteren van het embleem van de autofabrikant dat door zijn vorm gelijk is aan een Uniemerk van die fabrikant of met dat merk zodanig overeenstemt dat verwarring kan ontstaan.

Zoals ik reeds heb opgemerkt, verwerft de merkhouder op grond van artikel 9 van verordening 2017/1001 door inschrijving van een Uniemerk uitsluitende rechten waarmee hij kan verhinderen dat derden aan wie hij geen toestemming heeft verleend, welk teken dan ook, gelijk of overeenstemmend, met betrekking tot waren of diensten gebruiken. De aan de houder van een Uniemerk verleende uitsluitende rechten zijn echter onderworpen aan de in artikel 14 van verordening 2017/1001 opgesomde beperkingen.

Volgens artikel 14, lid 1, onder c), van die verordening is een Uniemerk er met name niet voor bedoeld de houder ervan het recht te geven een derde te verbieden in het economische verkeer gebruik te maken van het Uniemerk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een goed of dienst aan te duiden, met name als accessoire of reserveonderdeel.

Vooraf wil ik erop wijzen dat die bepaling, zelfs al verwijst artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001 letterlijk gezien naar het gebruik van een ‘Uniemerk’ door een derde om waren of diensten aan te duiden of ernaar te verwijzen, aldus moet worden opgevat dat zij van toepassing is wanneer die derde geen gebruik maakt van een Uniemerk als zodanig, maar van een teken dat eraan gelijk is of zodanig overeenstemt met dat teken dat verwarring kan ontstaan. Artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001 voorziet immers in een verweer tegen de stelling dat artikel 9 van diezelfde verordening is geschonden, welk artikel, zoals ik reeds heb uiteengezet in mijn analyse van de prejudiciële vraag, onder c) en d), enkel verwijst naar het ‘gebruik van een teken in het economische verkeer’. Dit betekent in het onderhavige geval dat artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001 nog steeds kan worden toegepast op de feiten van het hoofdgeding, zelfs indien ervan wordt uitgegaan dat verweerder niet het Uniemerk van verzoekster heeft gebruikt voor de grilles maar, zoals de verwijzende rechter opmerkt, enkel een teken dat zodanig met dat merk overeenstemt dat verwarring kan ontstaan.

Bovendien moet worden opgemerkt dat het Hof in het arrest in de zaak Gillette Group Finland34. de gelegenheid heeft gehad om artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/10435. uit te leggen. Die bepaling is ingetrokken en is thans van toepassing op nationale merken op grond van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn (EU) 2015/243636., de tegenhanger van artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001.

In het geschil dat aanleiding heeft gegeven tot de uitspraak in de zaak Gillette, verkocht een onderneming scheermesjes bestaande uit een heft en een verwisselbaar mesje en mesjes die soortgelijk waren aan de door Gillette Company, de houder van de merken Gillette en Sensor, in de handel gebrachte mesjes. Deze mesjes werden verkocht onder het merk Parason Flexor en op de verpakking ervan stond een etiket met de volgende tekst: ‘alle heften van Parason Flexor en van Gillette Sensor zijn compatibel met dit mesje’37.. De betrokken onderneming had geen toestemming gekregen op grond van een merklicentie of enige andere overeenkomst om gebruik te maken van de merken van Gillette Company. In die omstandigheden had deze laatste beroep ingesteld bij een nationale rechter, waarin zij heeft aangevoerd dat die onderneming inbreuk had gemaakt op haar ingeschreven merken.

Uit het arrest in de zaak Gillette volgt dat het gebruik van een Uniemerk door een derde overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 ervan afhing of het doel van dat gebruik was om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te geven over de bestemming van het product dat die derde in de handel brengt.38. Dat gebruik moest bovendien noodzakelijk zijn, dat wil zeggen dat die informatie in de praktijk niet door een derde aan het publiek kon worden meegedeeld zonder gebruik te maken van het merk waarvan die derde geen houder was.39.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de formulering van artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001 niet langer gericht is op het noodzakelijkheidsvereiste; dit wordt alleen ter illustratie genoemd in verband met de ‘aanduiding van de bestemming’. Bijgevolg moet het primaire criterium voor de toepassing van artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001 zijn of het gebruik van het Uniemerk door een derde dient om uitsluitend de waren of diensten van de merkhouder te identificeren of ernaar te verwijzen (‘referentieel gebruik’).40. Dit verweer tegen de stelling dat artikel 9 van die verordening is geschonden, is niet onderworpen aan het noodzakelijkheidsvereiste dat is vastgesteld in het arrest in de zaak Gillette, dat van toepassing blijft op het gebruik van een Uniemerk uitsluitend voor het specifieke doel van aanduiding van de bestemming van een waar of dienst.41.

Partijen in het hoofdgeding verschillen allereerst van mening over de vraag of het gebruik van een teken als element van een grille de functie vervult van exclusieve identificatie van of verwijzing naar de waren of diensten van de merkhouder. Zij verschillen ook van mening over de vraag of dit teken mag worden gebruikt om het relevante publiek te informeren over de bestemming van de grille en over de vraag of het in dat geval toepasselijke noodzakelijkheidsvereiste kan worden geacht eerder van technische dan van informatieve aard te zijn.

In dit verband ben ik ten eerste van mening dat het gebruik van het in casu aan de orde zijnde teken niet de functie vervult om de waren of diensten te identificeren met verzoekster in het hoofdgeding of daarmee naar haar te verwijzen. Natuurlijk moeten consumenten van grilles kunnen vernemen of het onderdeel geschikt of bestemd is voor auto's van een bepaalde fabrikant. Het is voor mij echter duidelijk dat het opnemen van een element in een grille, dat alleen wordt gebruikt om een extra accessoire — het embleem van de autofabrikant — aan te brengen en te monteren, geen referentieel gebruik is in de zin van artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001. Zoals ik in mijn analyse van de prejudiciële vraag, onder c) en d), heb opgemerkt, vervult dit element een technische functie42. en is het niet bedoeld ter aanduiding.

In de tweede plaats ben ik om soortgelijke redenen van mening dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde teken niet kan worden opgevat als een aanduiding van de bestemming van de grille, in het bijzonder als accessoire of reserveonderdeel. Zelfs in de veronderstelling van het tegendeel zou de technische noodzaak om een teken te gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met het betrokken merk daarenboven niet voldoen aan het noodzakelijkheidsvereiste van artikel 14, lid 1, onder c), van verordening nr. 2017/1001, aangezien de voorlichting van de eindverbruiker het doel blijft dat met het gebruik van het merk moet worden nagestreefd. Met andere woorden, een technische noodzaak, zoals bedoeld door de verwijzende rechter in de formulering van de prejudiciële vraag, onder a), kan niet worden aangevoerd om de rechten van de merkhouder krachtens artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001 te beperken.

Uit het voorgaande volgt dat artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001 aldus moet worden uitgelegd dat het een verkoper van auto-onderdelen, te weten grilles, niet toestaat deze onderdelen in de handel te brengen wanneer zij een element bevatten voor het aanbrengen en monteren van het embleem van de autofabrikant dat door zijn vorm gelijk is aan een Uniemerk van die fabrikant of met dat merk zodanig overeenstemt dat verwarring kan ontstaan.

De prejudiciële vraag, onder b), moet enkel worden beantwoord indien het antwoordt van het Hof op de vraag 1, onder a), in strijd is met mijn voorstel. In dat geval zal moeten worden onderzocht of het gebruik van het Uniemerk in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel in de zin van artikel 14, lid 2, van verordening 2017/1001.

In de rechtspraak van het Hof worden in dat verband gedetailleerde aanwijzingen gegeven.43.

Volgens het Hof is het gebruik van een merk niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer het allereerst aldus wordt gebruikt dat de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat. Bovendien mag een dergelijk gebruik de waarde van het merk niet aantasten doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of uit de reputatie van dat merk. Verder wordt een merk niet gebruikt overeenkomstig artikel 14, lid 2, van verordening 2017/1001 wanneer de goede naam van dat merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dat merk worden gedaan. Ten slotte is het gebruik van een merk ook onverenigbaar met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer een derde zijn product aanbiedt als een imitatie of namaak van het product voorzien van dat merk.

Het staat aan de verwijzende rechter om na te gaan of in de omstandigheden van het hoofdgeding het gebruik van het merk in overeenstemming was met de eerlijke gebruiken. In het licht van de feiten van de zaak zijn volgens de Commissie in die beoordeling echter drie specifieke elementen van bijzonder belang.

Ten eerste, zoals ik reeds heb opgemerkt, heeft het Hof geoordeeld dat het gebruik van een merk niet in overeenstemming is met de eerlijke nijverheids- en handelsgebruiken wanneer dergelijk gebruik van dat merk leidt tot ‘schade aan de goede naam van of kleinerende uitlatingen over’ dat merk.44. Gelet op de overeenstemming tussen de vorm van het voor de bevestiging gebruikte merk en het merk zelf — te weten het embleem van de autofabrikant — dient de verwijzende rechter onder meer na te gaan of de kwaliteitsgarantie van de door verweerder aangeboden waren in deze context van belang is. Een mindere kwaliteit dan die welke door de fabrikanten van originele reserveonderdelen wordt gegarandeerd, zou afbreuk kunnen doen aan de kwaliteitsgarantiefunctie van het merk.

Ten tweede heeft het Hof vastgesteld dat de voorstelling van een product als ‘imitatie of namaak van het product’ in strijd is met de eerlijke gebruiken.45. Bijgevolg staat het aan de nationale rechter om, gelet op de aard van de reserveonderdelen van de betrokken producten en de gelijkenis ervan met de originele onderdelen, te onderzoeken of verweerder de nodige maatregelen heeft genomen om aan te geven dat de producten door hem zijn vervaardigd en om te waarborgen dat zij niet als imitaties of reproducties van de originele onderdelen worden beschouwd.

Ten derde rust op de fabrikant of verkoper van onderdelen, gelet op de voorwaarden die vergelijkbaar zijn met de voorwaarden van het Hof met betrekking tot artikel 110, lid 1, van verordening nr. 6/200246., een zorgvuldigheidsplicht wat de naleving van voorwaarden betreft die waarborgt dat downstreamgebruikers zich houden aan eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Om na te gaan of de eerlijke gebruiken worden nageleefd, moet met name worden beoordeeld of de fabrikant van niet-originele reserveonderdelen heeft voldaan aan de verplichting om de downstreamgebruiker in de toeleveringsketen op duidelijke en zichtbare wijze te informeren door op het product, de verpakking, de catalogi of de verkoopdocumenten aan te geven dat deze onderdelen niet door de oorspronkelijke fabrikant van reserveonderdelen zijn geproduceerd. Ook moet worden nagegaan of de fabrikant van reserveonderdelen met passende middelen, waaronder contractuele middelen, heeft gewaarborgd dat downstreamgebruikers in de toeleveringsketen zich niet schuldig maken aan praktijken die de consument kunnen misleiden ten aanzien van de herkomst van de waren of die de goede naam van het betrokken merk kunnen schaden.

In het licht van de hierboven genoemde overwegingen en indien het Hof tegen mijn analyse van de prejudiciële vraag, onder a), in zou oordelen dat artikel 14, lid 2, onder c), van verordening 2017/1001 het gebruik van een Uniemerk in omstandigheden als in het hoofdgeding zou toestaan, zou artikel 14, lid 2, van die verordening ten eerste aldus moeten worden uitgelegd dat het vereist dat het gebruik van het Uniemerk niet leidt tot schade aan de goede naam van of kleinerende uitlatingen over dat merk; ten tweede dat de gebruiker de nodige maatregelen heeft genomen om aan te geven dat de producten door hem zijn vervaardigd en om te waarborgen dat zij niet als imitaties of reproducties van het originele onderdeel worden beschouwd, en ten derde dat op de fabrikant of verkoper van reserveonderdelen een zorgvuldigheidsplicht rust wat de naleving van voorwaarden betreft die waarborgt dat downstreamgebruikers zich houden aan de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.